델리 고등법원, 특허법 제3(k)조에 근거하여 IPO의 특허 신청 거부 기각

2024년 11월 12일 Comviva Technologies v 특허 및 디자인 보조 컨트롤러 사건에서 델리 고등 법원은 인도 특허청을 기각했습니다.

On 12 November 2024, the Delhi High Court set aside the Indian Patent Office (IPO)’s refusal of a patent application based on Section 3(k) of the Patents Act, which relates to a computer program and business method (2024:DHC:8990). The IPO had initially refused the application, which was titled “Methods and Devices for Authentication of an Electronic Payment Card using Electronic Token”, on the grounds that the invention pertained to commercial transactions and offered a secure method for electronic payments, which is a business tool to foster trust between organisations and their customers. According to the IPO, the claims were essentially a set of executable instructions that neither demonstrated technical advancement nor exceeded the conventional interactions between software and hardware. As a result, the invention was excluded on the grounds of being a “computer program per se”. Moreover, the application’s description and claims failed to disclose any technical interaction between the features; the mere presence of technical effect or contribution was insufficient to meet the requirements imposed by Section 3(k) of the Patents Act, which makes “a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms” non-patentable subject matter.

2024년 11월 12일, 델리 고등법원은 컴퓨터 프로그램 및 비즈니스 방법(2024:DHC)과 관련된 특허법 3(k)항에 근거하여 인도 특허청(IPO)의 특허 신청 거부를 기각했습니다. :8990). IPO는 당초 “전자토큰을 이용한 전자지불카드 인증 방법 및 장치”라는 제목의 출원을 해당 발명이 상거래에 속하고 사업인 전자지불에 안전한 방법을 제공한다는 이유로 거절했다. 조직과 고객 간의 신뢰를 조성하는 도구입니다. IPO에 따르면 해당 주장은 본질적으로 기술 발전을 보여주지도 않고 소프트웨어와 하드웨어 간의 기존 상호 작용을 초과하지도 않는 실행 가능한 명령 집합이었습니다. 결과적으로 해당 발명은 “컴퓨터 프로그램 자체”라는 이유로 제외되었다. 더욱이, 애플리케이션의 설명과 주장에는 기능 간의 기술적 상호 작용이 공개되지 않았습니다. 단순히 기술적 효과나 기여가 존재하는 것만으로는 "수학 또는 비즈니스 방법이나 컴퓨터 프로그램 자체 또는 알고리즘"을 특허 대상이 아닌 것으로 만드는 특허법 제3(k)항의 요건을 충족하기에 충분하지 않습니다.

In an appeal filed before the Delhi High Court, Comviva argued that the invention disclosed a two-step security verification technique and was thus related to the authentication of financial transactions and not a transaction itself. Further, since the application disclosed a technical problem and solution, the invention did not relate to a computer program per se. The court referred to the 2017 Guidelines for Examination of Computer-Related Inventions, which prescribe that an objection related to a business method would be applicable where the activity disclosed in the application pertains to a transaction of goods or services. The court emphasised that the presence of terms such as ‘business’, ‘sales’, ‘transaction’ and ‘payment’ is not enough to conclude that an invention relates to a business method.

델리 고등법원에 제출된 항소에서 Comviva는 이 발명이 2단계 보안 확인 기술을 공개했으며 따라서 거래 자체가 아닌 금융 거래 인증과 관련이 있다고 주장했습니다. 또한, 출원은 기술적인 문제와 해결방안을 공개하였으므로, 본 발명은 컴퓨터 프로그램 자체에 관한 것이 아니다. 법원은 2017년 컴퓨터 관련 발명심사 지침을 인용해, 신청서에 공개된 활동이 상품이나 서비스의 거래와 관련된 경우 영업 방법에 관한 이의가 적용될 수 있다고 규정하고 있습니다. 법원은 '사업', '판매', '거래', '지불' 등의 용어가 존재하는 것만으로는 발명이 사업방법과 관련이 있다고 결론을 내리기에 충분하지 않다고 강조했다.

Reference was also made to Open TV v The Controller of Patents and Designs, which had discussed the following three-step test for deciding if an application related to a business method (2023:DHC:3305). It considered whether:

또한 응용 프로그램이 비즈니스 방법과 관련된 것인지 결정하기 위한 다음 3단계 테스트를 논의한 Open TV v The Controller of Patents and Designs(2023:DHC:3305)를 참조했습니다. 다음 사항을 고려했습니다.

The court analysed the invention and subject matter of the claims in view of this three-step test. It concluded that the invention improves security by eliminating invalid tokens and ensures that only authorised tokens are accepted for conducting transactions. Therefore, the invention did not relate to a business method or financial transaction but rather addressed a technical problem, preventing unauthorised transactions using electronic payment cards. The court also noted that the invention resulted in a technical advancement in contactless payments. After reviewing existing judicial precedents on the issue, the court found that the invention’s subject matter did not relate to a computer program per se.

법원은 이 3단계 테스트를 고려하여 발명과 청구 대상을 분석했습니다. 본 발명은 유효하지 않은 토큰을 제거하여 보안을 향상시키고 승인된 토큰만 거래 수행에 허용되도록 보장한다는 결론을 내렸습니다. 따라서 본 발명은 영업방법이나 금융거래에 관한 것이 아니라, 전자지불카드를 이용한 부정거래를 방지하는 기술적인 문제를 해결한 것이다. 법원은 또한 본 발명이 비접촉 결제의 기술적 발전을 가져왔다고 지적했습니다. 이 문제에 대한 기존 사법 판례를 검토한 후 법원은 발명의 주제가 컴퓨터 프로그램 자체와 관련이 없다고 판단했습니다.

Accordingly, it set aside the refusal order and granted the patent, subject to any other objections that may be raised by the IPO in accordance with the Patents Act.

따라서 특허법에 따라 IPO가 제기할 수 있는 기타 이의제기에도 불구하고 거절 명령을 취소하고 특허를 부여했습니다.